Zvezno prizivno sodišče potrjuje uporabo “skrivnega nastajajočega” predhodnega stanja tehnike v izpodbijanjih patentov

Ugotavljanje, ali določena referenca kvalificira kot predhodno stanje tehnike, je ključno vprašanje pri izpodbijanju veljavnosti patenta. To je še posebej pomembno pri Odboru za patentna sojenja in pritožbe (PTAB), posebnem kvazi-sodniškem organu, ki odloča o izpodbijanjih podeljenih patentov pri Uradu za patente in blagovne znamke ZDA (USPTO). Postopki, kot sta pregled med strankama (IPR) in naknadni pregled podeljenih patentov (PGR), imajo nižji standard dokazovanja kot postopki na zveznem sodišču, kar jih naredi privlačne za morebitne kršitelje, ki želijo izpodbijati patente.

Na drugi strani pa ima PTAB omejeno pristojnost, saj se izpodbijanja patentov v IPR postopkih lahko nanašajo zgolj na novost in očitno izumiteljstvo na podlagi patentov ali tiskanih publikacij kot predhodnega stanja tehnike (glej 35 U.S.C. § 311(b)). Dokazi o obstoječih izdelkih na trgu ali o pretekli uporabi izuma v IPR postopkih niso dopustni.

V preteklosti so stranke pogosto razpravljale o tem, ali naj se kot predhodno stanje tehnike upoštevajo patentne prijave, ki so bile vložene pred izpodbijanim patentom, a so bile objavljene šele kasneje. Te reference so opredeljene kot oblika predhodnega stanja tehnike v skladu s pre-AIA (America Invents Act) različico 35 U.S.C. § 102, vendar se postavlja vprašanje, ali so dejansko “tiskane publikacije” v smislu § 311(b).

To je tako imenovano “skrivno nastajajoče” predhodno stanje tehnike v skladu s pre-AIA 35 U.S.C. § 102(e)(1), tj. patentne prijave, ki so bile vložene pred izpodbijanim patentom, a so bile objavljene šele kasneje. Takšne prijave ostajajo “skrivne”, dokler niso objavljene, nakar “oživijo” kot predhodno stanje tehnike, pri čemer se datum njihove vložitve upošteva za določitev njihovega prednostnega datuma.

V primeru Lynk Labs, Inc. proti Samsung Electronics Co., pritožba št. 23-2346 (Fed. Cir. 14. januar 2025), je lastnik patenta, ki je branil svojo pravico pred PTAB, trdil, da takšno predhodno stanje tehnike ni primerno za IPR postopke. Lynk je zagovarjal stališče, da se lahko IPR postopki opirajo zgolj na “patente ali tiskane publikacije”, ki morajo biti javno dostopne na prednostni datum izpodbijanega patenta.

Zvezno prizivno sodišče za zvezno okrožje (Federal Circuit) pa je že dolgo nazaj ugotovilo, da mora referenca, da bi bila obravnavana kot “tiskana publikacija”, biti zadostno dostopna zainteresirani javnosti pred kritičnim datumom izpodbijanega patenta. Sodišče je v primeru Samsung Elecs. Co. proti Infobridge Pte. (929 F.3d 1363, 1369 (Fed. Cir. 2019)) poudarilo, da je “javno dostopnost” ključni dejavnik pri določanju, ali je nekaj “tiskana publikacija”.

Lynk je trdil, da patentne prijave v skladu s § 102(e)(1) ne bi smele biti upoštevane kot tiskane publikacije v IPR postopkih, saj pred kritičnim datumom izpodbijanega patenta niso bile javno dostopne. Sodišče pa je to argumentacijo zavrnilo in ugotovilo, da so objavljene patentne prijave nesporno “tiskane publikacije”, saj so bile “natisnjene” in “objavljene”. To, da so bile objavljene po kritičnem datumu, po mnenju sodišča ni relevantno, saj izraz “tiskana publikacija” ni vezan na določen čas objave, ampak je ta določen z drugimi določbami v § 102.

Sodišče je odločilo, da se objavljene patentne prijave upoštevajo kot predhodno stanje tehnike od datuma njihove vložitve v skladu s § 102(e)(1), saj ta določa “posebno pravilo za objavljene patentne prijave”. Tako je sodišče zavrnilo Lynkovo razlikovanje med izrazoma “patentne prijave” v § 102(e)(1) in “tiskane publikacije” v drugih pododstavkih istega zakonskega člena.

Poleg tega je sodišče opozorilo, da bi v skladu z Lynkovo argumentacijo moral vlagatelj IPR izpustiti izzive veljavnosti patenta na podlagi § 102(e)(1) in jih reševati na zveznem sodišču, kar bi spodkopalo učinkovitost IPR postopkov, kot jih je zasnoval ameriški Kongres.

Zvezno prizivno sodišče je tako potrdilo prakso Urada za patente in blagovne znamke, da se lahko tako imenovano “skrivno nastajajoče” predhodno stanje tehnike obravnava kot “patenti in tiskane publikacije” v skladu s 35 U.S.C. § 311(b) v IPR postopkih. Ta odločitev prinaša jasnost glede dolgo obstoječe, a nedavno izpodbijane prakse.